關(guān)于海外專利糾紛案件高頻原告的風(fēng)險預(yù)警
各相關(guān)企業(yè)：
近日，中國（深圳）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（以下簡稱“知保中心”）監(jiān)測到兩起涉深圳企業(yè)的美國聯(lián)邦地區(qū)法院專利侵權(quán)訴訟案件(案件號：6:22-cv-00876、6:22-cv-00877），為KT Imaging USA, LLC（以下簡稱“KT Imaging”）提起的訴訟，受理法院為德克薩斯西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院。原告代理律所為KHEYFITS BELENKY LLP與THE MORT LAW FIRM,PLLC，涉案專利名稱為：一種圖像傳感器結(jié)構(gòu)及其集成鏡頭模塊（專利號8,004,602）及圖像傳感器封裝基板結(jié)構(gòu)及其制造方法（專利號8,314,481）。
知保中心通過分析研判，發(fā)現(xiàn)該原告及該代理律所在短時間內(nèi)針對深圳企業(yè)發(fā)起的專利訴訟較為頻繁，現(xiàn)將高頻原告及高頻代理律所信息、原告知識產(chǎn)權(quán)信息以及海外專利訴訟風(fēng)險防范建議三個方面總結(jié)如下，供相關(guān)企業(yè)參考：
一、原告及其代理律所信息
(一）原告信息
原告是一家位于德克薩斯州的有限責(zé)任公司，主要營業(yè)地點在106 E 6th Street, Suite 900, Austin, TX 78701，該公司同一日向5家企業(yè)發(fā)起批量訴訟，其中包括2家深圳企業(yè)。在此之前該原告已先后發(fā)起了三批次共14起訴訟，涉訴被告包括華碩、微軟、蘋果、谷歌以及戴爾等多家企業(yè)。此次監(jiān)測到的專利訴訟案件為KT Imaging 首次在美國聯(lián)邦地區(qū)法院向國內(nèi)大陸地區(qū)的主體發(fā)起知識產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)。
?。ǘ┰嬖V訟趨勢
*以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于Lex Machina
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出，KT Imaging自2019年起至今共發(fā)起了19件專利侵權(quán)訴訟，且每年的訴訟案件集中在同一時間發(fā)起，發(fā)起的次數(shù)也較為均衡，每年約為4-6件。受理法院主要為德克薩斯洲的西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院以及東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院。目前已結(jié)案14起，結(jié)案周期中位數(shù)188天，其中1件原告勝訴的案件為缺席判決，判賠額為570,139美元，其余13件均為和解結(jié)案。
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KT Imaging委托的律所集中于以上三家，其中The Mort Law Firm以及Kheyfits Belenky處理案件主要集中于德克薩斯西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，與此次監(jiān)測到的三起案件的受理法院吻合。The Mort Law Firm為今年首次受委托作為KT Imaging的代理律所之一，The Stafford Davis Firm以及Kheyfits Belenky代理KT Imaging的專利侵權(quán)訴訟案件分別為14件和16件。
二、原告知識產(chǎn)權(quán)信息
原告在美國共有7件專利，均為從KINGPAK TECHNOLOGY INC.（勝開科技股份有限公司）處受讓取得，除1件因保護(hù)期限屆滿已失效外，其余6件專利以不同的組合用于不同的訴訟案件中。此次發(fā)起訴訟的知識產(chǎn)權(quán)為其中2件專利。具體信息如下：
（一）專利一US8,004,602
1、涉案專利信息
2、專利摘要譯文及附圖（譯文供參考）
摘要譯文：提供了一種圖像傳感器結(jié)構(gòu)和其集成的鏡頭模塊。在具有集成鏡頭模塊的圖像傳感器結(jié)構(gòu)中，圖像傳感器結(jié)構(gòu)包括一個芯片和一個鏡頭模塊。芯片具有光感應(yīng)元件、第一導(dǎo)電墊和導(dǎo)電通道。光感應(yīng)元件與第一導(dǎo)電片電性連接，第一導(dǎo)電片與穿過芯片的導(dǎo)電通道的一端電性連接。鏡頭模塊包括一個支架和至少一個鏡頭。支架有一個通孔，透鏡被嵌入通孔中并與支架集成。通過使用集成的鏡頭和支架，簡化了圖像傳感器結(jié)構(gòu)的制造過程，降低了圖像傳感器結(jié)構(gòu)的制造成本。
（二）專利二US8,314,481
1、涉案專利信息
2、專利摘要譯文及附圖（譯文供參考）
摘要譯文：一種用于圖像傳感器封裝的基底結(jié)構(gòu)包括一個底層和一個框架層。底座有一個形成有多個第一電極的上表面，和一個形成有多個第二電極的下表面。一個絕緣層被涂在第一電極之間，并與底層底座的上表面直接接觸。一個框架層被安排在第一電極和絕緣層上并與之直接表面接觸，與底層底座一起形成一個空腔。絕緣層穿插在底部底座和框架層之間。
（三）其他專利信息
三、關(guān)于防范海外專利訴訟風(fēng)險的建議
從上述高頻原告提起專利訴訟的趨勢可見，該原告提起專利訴訟仍會持續(xù)，未來可能會有更多企業(yè)被卷入專利糾紛當(dāng)中，建議相關(guān)企業(yè)可以從如下三點進(jìn)行準(zhǔn)備：
（一）事前加強(qiáng)布局，建立風(fēng)險防控機(jī)制
提升企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力，加強(qiáng)海外知識產(chǎn)權(quán)布局，通過建立專利組合形成防御性技術(shù)壁壘，提高在糾紛中和解或交叉許可的談判力和議價力；同時在出海前也需做好專利風(fēng)險排查工作，提前對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索和分析，對于風(fēng)險專利進(jìn)行技術(shù)規(guī)避或許可交易談判，降低訴訟風(fēng)險。
（二）事中綜合評估風(fēng)險，制定合理應(yīng)訴策略
在面對海外糾紛時，企業(yè)需積極應(yīng)對，避免因成為缺席被告而失去與原告的抗衡機(jī)會；從組建應(yīng)訴團(tuán)隊、制定訴訟策略以及做好侵權(quán)對比分析等多方面對案件進(jìn)行準(zhǔn)備及綜合評估，根據(jù)糾紛因地制宜地調(diào)整訴訟策略；從程序法和實體法上積極爭取法院的救濟(jì)，為己方爭取最大的和解談判籌碼。
其次，此類高頻原告通常會以相同的專利或?qū)＠M合對多家企業(yè)發(fā)起訴訟，企業(yè)之間可以“抱團(tuán)取暖”，形成應(yīng)訴聯(lián)盟，分工協(xié)作，費用共擔(dān)，共同對涉案專利提起無效等反制措施，降低企業(yè)維權(quán)成本，提高維權(quán)成功率。
?。ㄈ┦潞罂偨Y(jié)復(fù)盤，形成內(nèi)部應(yīng)訴指南
從過往訴訟案件中，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)梳理和篩選重要信息，例如：歸納高頻原告及其委托律所的特點，把握其專利組成情況，申請動向，訴訟歷史和偏好，許可或和解費用情況等特點，總結(jié)出適用于企業(yè)的訴訟管理流程、高頻原告?zhèn)浒盖鍐蔚葢?yīng)訴指南，便于后續(xù)提高應(yīng)訴效率、節(jié)約訴訟成本、提升應(yīng)對信心，以積極的態(tài)度維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。
中國（深圳）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心
2022年9月7日