美國作為全球最大的樞紐市場，全世界約有70%的產(chǎn)品進(jìn)入美國，美國不僅是產(chǎn)品投放售賣的主要國家，還是知識產(chǎn)權(quán)糾紛頻發(fā)的國家。由此可見，出海企業(yè)申請美國專利的重要性。然而，美國專利申請具有難度高、成本高、門檻高的特點(diǎn)。因此，在美國專利申請中若企業(yè)收到“最終駁回(Final Rejection)”的意見，與中國專利申請被駁回時(shí)采取的專利申請復(fù)審程序救濟(jì)途徑類似，上訴（Appeal）至美國專利商標(biāo)局（USPTO）的專利審理與上訴委員會(huì)（PTAB）是其補(bǔ)救辦法之一。本報(bào)告將從美國專利申請被最終駁回后的補(bǔ)救措施、美國專利申請上訴程序、以及中美專利復(fù)審程序差異比對三個(gè)方面進(jìn)行分析，供處領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及企業(yè)參考。
一、美國專利申請被最終駁回后的補(bǔ)救措施
從程序角度來說，接收到“最終駁回意見書”（Final Rejection）基本代表實(shí)質(zhì)審查已結(jié)束，權(quán)要內(nèi)容已基本“鎖定”，申請人的回復(fù)手段受到限制。但，“最終駁回”并不代表最終的結(jié)果，申請人可以在收到最終駁回之后采取一系列的補(bǔ)救措施，包括：申請人采取的駁回后重申（AFCP）、繼續(xù)審查請求（RCE）和上訴（Appeal）。
表1美國專利申請“最終駁回”意見后的補(bǔ)救措施
二、美國專利申請上訴程序
美國專利申請上訴程序作為補(bǔ)救措施中相對極端的手段，常用于一項(xiàng)權(quán)利要求在審查過程中收到了兩次駁回意見書。在此情況下，申請人可以針對審查員的駁回意見向?qū)＠麑徟信c上訴委員會(huì)提出上訴請求。
圖2 美國專利申請上訴程序
（一）上訴通知書（Notice of Appeal）
由于專利審查流程中的法定答復(fù)期限為六個(gè)月，申請人最遲需在收到“最終駁回”的6個(gè)月內(nèi)遞交上訴通知書（Notice of Appeal）并繳納相應(yīng)的官費(fèi)（申請人為大實(shí)體時(shí)為800美元）。否則，視為放棄專利申請，審查流程終止。上訴通知書將由專利上訴中心（Patent Appeal Center）進(jìn)行審查。如果上訴通知書存在缺陷，申請人將會(huì)收到來自專利上訴中心的通知。
（二）上訴前審查請求（Pre-Appeal Brief）
在遞交上訴狀前，申請人也可以考慮使用上訴前的審查請求程序（Pre-Appeal Brief Review Request），該程序是美國專利商標(biāo)局（USPTO）提出的一個(gè)持續(xù)性試行項(xiàng)目，現(xiàn)行有效。
在上訴體系中插入上訴前的審查程序，可以縮短審查周期以降低上訴成本。專利申請人在提交上訴通知書時(shí)提交上訴前審查請求書（PTO/SB/33表格）及一份不能超過5頁的意見陳述書，該意見陳述書應(yīng)當(dāng)把論述的重點(diǎn)聚焦在闡述審查員的審查錯(cuò)誤上。
提出上訴前的審查的前提條件必須是：（1）駁回理由具有明顯不當(dāng)或無依據(jù)；（2）駁回理由有明顯的事實(shí)錯(cuò)誤或法律錯(cuò)誤。如果申請人認(rèn)為審查員至少在部分意見上存在明顯錯(cuò)誤，并且是有事實(shí)基礎(chǔ)，申請人可以就該部分意見提Pre-Appeal。當(dāng)上訴前的審查程序啟動(dòng)后，美國專利商標(biāo)局會(huì)成立一個(gè)三人審查員合議小組來合議審理申請人的爭辯理由：一位是原審查員、另一位是新引入的審查員、剩下的一位通常是原審查員的上級領(lǐng)導(dǎo)。USPTO必須在接到上訴前審查程序請求后的45天內(nèi)做出決定，其可能做出的決定有下列四種：
1.合議組不同意該上訴前審查的爭辯理由，建議進(jìn)入上訴程序；
2.認(rèn)為申請人的爭辯有道理，重新返回到審查員手中啟動(dòng)審查程序；
3.直接核準(zhǔn)申請，即直接授權(quán)；
4.上訴前審查的請求有違反規(guī)定的地方，故該請求不予考慮。
該程序的優(yōu)點(diǎn)：能讓其他審查員來審理此專利申請案件，與正式提起上訴相比費(fèi)用較低，所花時(shí)間較少。其主要缺點(diǎn)在于原處理此案審查員仍留在合議組中，如果此審查員非常頑固難以溝通說服，則推翻原來決定的可能性不是很高。
（三）上訴狀（Appeal Brief）
如果沒有遞交上訴前審查請求，或是請求不成功，上訴人應(yīng)當(dāng)在遞交上訴通知書的兩個(gè)月內(nèi)遞交上訴狀。這一期限可以通過繳納延期費(fèi)的方式獲得延長，最多可以延長5個(gè)月的時(shí)間。遞交上訴狀時(shí)無需繳費(fèi)。
上訴人遞交了符合規(guī)定的上訴狀后，除非審查員明確做出答復(fù)表示上訴沒有繼續(xù)進(jìn)行的必要，并且其主管的審查員同意了該答復(fù)，否則必須舉行上訴會(huì)議（Appeal Conference）。
關(guān)于修改權(quán)利要求，根據(jù)MPEP1206的相關(guān)規(guī)定，如果在遞交上訴通知書后后且在遞交上訴狀前，申請人只能刪除權(quán)利要求或者按照之前審查員的要求進(jìn)行修改；而如果在遞交上訴后，則只能刪除權(quán)利要求（并且刪除的權(quán)要不會(huì)影響到當(dāng)前的權(quán)利范圍），或者將非獨(dú)立權(quán)利要求改寫為獨(dú)立權(quán)利要求。
（四）審查員的答復(fù)（Examiner’s Answer）
在收到上訴狀之后，審查員會(huì)對上訴狀做出答復(fù)。在答復(fù)中，審查員會(huì)對上訴涉及的所有權(quán)利要求在審查過程中遇到的駁回理由做出說明。審查員可能會(huì)選擇撤回其中的一些駁回理由，也有可能會(huì)提出新的駁回理由。如果出現(xiàn)了這種情況，上訴人可以通過遞交請?jiān)笗袄U納相應(yīng)費(fèi)用的方式要求撤回上訴，重新啟動(dòng)審查流程，按照專利審查流程中的方式對審查員提出的新的駁回理由做出答復(fù)。上訴人也可以要求保留上訴進(jìn)程，通過遞交回復(fù)狀（Reply Brief）的方式對新的駁回理由做出答復(fù)，但不能在回復(fù)狀中對權(quán)利要求進(jìn)行修改。
（五）繼續(xù)上訴費(fèi)用（Fee for Forwarding an Appeal）
2013年3月19日起，美國專利與商標(biāo)局取消了上訴人遞交上訴狀時(shí)需要繳納的費(fèi)用，轉(zhuǎn)而增加了一項(xiàng)繼續(xù)上訴費(fèi)用（Fee for Forwarding an Appeal）。這意味著上訴人可以在收到審查員針對上訴請求做出的答復(fù)后，重新考慮是否需要繼續(xù)上訴。如果決定繼續(xù)上訴，則需要繳納相應(yīng)的費(fèi)用。其期限是自審查員寄出上訴答復(fù)起兩個(gè)月內(nèi)，且不能延期。
這項(xiàng)費(fèi)用比較高，大實(shí)體為2400美元。在實(shí)務(wù)中，申請人可以在繳納此費(fèi)用之前重新對申請的商業(yè)價(jià)值和授權(quán)前景做出評估，以決定是否進(jìn)一步推動(dòng)上訴進(jìn)程。申請人另外的選擇是遞交Request for Continued Examination （RCE）重新進(jìn)入實(shí)審，甚至就此放棄申請。
（六）口頭審理（Oral Hearing）
如果申請人決定繼續(xù)上訴，除了必須繳納繼續(xù)上訴費(fèi)用之外，申請人還可以選擇提出口頭審理的請求。在自審查員寄出上訴答復(fù)起或申請人遞交回復(fù)狀之日起（以先到期的為準(zhǔn)）兩個(gè)月內(nèi)，申請人可以遞交口頭審理的請求并繳納相應(yīng)的費(fèi)用。如果申請人未在規(guī)定期限內(nèi)提出口頭審理的請求，上訴審理將以書面的形式進(jìn)行。
上訴委員會(huì)批準(zhǔn)申請人的口頭審理請求后，會(huì)向申請人發(fā)出確認(rèn)口頭審理的日期、時(shí)間的通知。申請人還可以請求通過電話或視頻參加審理。
（七）上訴委員會(huì)決定
經(jīng)過口頭審理或書面審理后，上訴委員會(huì)會(huì)根據(jù)審理結(jié)果做出決定。上訴審理的管轄權(quán)重新轉(zhuǎn)移至審查員一方。常見的上訴委員會(huì)的決定包括以下兩種：
贊同/部分贊同或推翻/部分推翻審查員的意見，審查員可能會(huì)被要求進(jìn)行重新審查。例如重新考慮某項(xiàng)駁回意見、進(jìn)一步的檢索，或?qū)⑸显V人的某次修改納入考慮范圍。審查員需要根據(jù)上訴委員會(huì)的要求繼續(xù)審查流程。
上訴委員會(huì)可以根據(jù)審理過程提出新的駁回意見。在這種情況下，由于上訴委員會(huì)此時(shí)做出的駁回是非最終的，申請人不能針對上訴委員會(huì)做出的決定直接提起新的上訴。因此針對這一決定上訴人可以做出兩類回應(yīng)：（1）申請人可以向?qū)彶閱T遞交被駁回的權(quán)利要求的修改文檔或/和提出證據(jù)反駁答辯意見；如果審查員仍然發(fā)出了駁回意見，申請人可以再一次向上訴委員會(huì)提出上訴；（2）申請人可以請求上訴委員會(huì)重新考慮；在上訴委員會(huì)做出決定之后的兩個(gè)月內(nèi)，申請人可以遞交復(fù)審請求。
如果上訴人對上訴委員會(huì)在上訴過程中的決定不服，可以選擇向法院提起訴訟。申請人可以選擇弗吉尼亞東區(qū)法院（District Court for the Eastern District of Virginia）或聯(lián)邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）遞交訴狀。
四、中美專利復(fù)審程序差異對比
本研究報(bào)告將選取美國專利申請上訴程序進(jìn)行具體分析，并將其與中國專利申請復(fù)審程序進(jìn)行對比，以幫助專利申請人更好的理解在美遭遇專利申請“最終駁回”后的補(bǔ)救措施的實(shí)施。
圖3 中美專利復(fù)審差異比對
無論是中國專利復(fù)審程序還是美國專利上訴程序其過程相當(dāng)復(fù)雜。從申請人的角度來說，通過初步對比、理解兩國審查程序差異的基礎(chǔ)上，有利于申請人提前做好準(zhǔn)備工作。雖然，應(yīng)對美國最終駁回后的手段具有多元化的特點(diǎn)，但有效的應(yīng)對“最終駁回”還是建議申請人咨詢有經(jīng)驗(yàn)的美國專利代理或律師以找出最合適的解決辦法。